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Tudo Sobre Marcas e Patentes: Propriedade Industrial | Direito Empresarial Simplificado

1.        Introdução

  

            A doutrina explica que a propriedade intelectual é o conjunto das propriedades industriais e direitos autorais. Para fins de prova, necessário aprofundar o estudo no tema “Propriedade Industrial”.

            A propriedade industrial cuida das marcas, patentes e dos desenhos industriais, bens incorpóreos que fazem parte do estabelecimento empresarial. Alguns doutrinadores dirão que a propriedade industrial faz parte do aviamento da empresa.

            Assim, pela lei da propriedade industrial, abreviada por lpi (9.279/96), regular-se-á a patente de invenção, a patente de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e o registro de marca. (art. 2º, lpi)


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2.  Dos Patententeáveis

 

            A invenção é fruto de um casamento entre a criatividade humana e a originalidade. Desta maneira, quando alguém cria algo que não foi ainda criado e que é desconhecido pelas técnicas atuais, está criando uma invenção, nos termos do artigo 8⁰ da lpi.

            É necessário entender que descobertas não são invenções. Num grosseiro exemplo para ilustrar este entendimento, entenda que Newton não poderia pedir patente da gravidade, já que a descobriu; tampouco da fórmula que utiliza para desvendar a aceleração gravitacional, já que também a descobriu, sendo que o inventor é a própria natureza.

            O modelo de utilidade é um objeto cujo uso, suscetível de aplicação industrial, apoia-se em algo já inventado para formular novas utilidades. Em suma, é a idealização de uma nova maneira de se utilizar de ferramentas já existentes.  (Artigo 9⁰ da lpi)

            Para tentar entender melhor através de exemplo, imagine que o telefone, quando surgiu, era uma invenção. Nada com a capacidade de transmitir vozes à distância existia antes dele. Já o telefone sem fio é um modelo de utilidade, pois apesar de utilizar como ponto principal a tecnologia do telefone, permite a utilidade de se mover pela casa enquanto utiliza-se ele.

            O artigo 10 da lpi nos traz uma série de coisas que não se consideram nem invenção e nem modelo de utilidade:

 

“Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

        I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

        II - concepções puramente abstratas;

        III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

        IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

        V - programas de computador em si;

        VI - apresentação de informações;

        VII - regras de jogo;

        VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

        IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.”

 

            Quanto aos requisitos para patentear uma invenção ou um modelo de utilidade, temos:

            Novidade: A originalidade está amparada na novidade, ou seja, é preciso que a invenção ou modelo de utilidade tenha sua criação ainda desconhecida pela comunidade científica. (Artigo 11 da lpi)

            Atividade Inventiva: É preciso que a invenção seja inovadora em termos de decorrência, ou seja, não basta que ninguém tenha a inventado. É necessário, ainda, que a invenção não seja obvia para a comunidade científica. No caso do modelo de utilidade, presume-se que o modelo não deverá ser uma decorrência vulgar. (Artigo 13 e 14, lpi)

            Aplicação Industrial: É preciso que a invenção e o modelo de utilidade possa ser utilizado industrialmente. Uma espécie de automóvel movido à um combustível que presume-se haver em Jupter não pode ser patenteado, pois o combustível não está (e nem pode-se prever que esteja) disponível para que a invenção seja aplicada industrialmente. (15, lpi)

            Não Impedimento: Temos que alguns tipos de invenções ou modelos de utilidade não são patenteáveis por força de lei:

 

“Art. 18. Não são patenteáveis:

        I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

        II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

        III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

        Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.”

 

            O prazo de duração da patente é de 20 anos para invenções e 15 anos para modelos de utilidade, contados a partir da data em que o pedido de depósito da patente que fora protocolado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. (Artigo 40 da lpi)

            Como a “patente definitiva” pode levar muito tempo para ser concedida, a lei de propriedade industrial nos traz, no parágrafo único do artigo 40, um tempo mínimo de duração da patente depois de concedida que é de 10 anos para a invenção e 7 anos para o modelo de utilidade. Após, vão a domínio público.

 

2.1. Patentes e Empregados

 

            Muitas vezes a invenção ou modelo de utilidade demandam grande esforço para seu desenvolvimento, sendo uma única pessoa incapaz de sozinha desenvolver o projeto. Assim, pode ocorrer de pessoas que desenvolvem juntas e dividem a patente. Atenção, porém, deve se dar ao caso em que a invenção ou modelo de utilidade advêm de projeto que contratou pessoas para executar tarefas.

            Nos termos do artigo 88 da lpi, a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.” “Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado”. (§1º) Por fim, entenda-se que “salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.”

            É claro que, nos termos do artigo 90 da lpi, “pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.”

            Já, caso o empregado tenha desenvolvido o invento ou modelo de utilidade utilizando-se de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, a patente será comum, em partes iguais para o empregador e o empregado. (art. 91, lpi)

            Quando o caput do artigo diz “partes iguais”, esclarece no §1º que se trata de partes iguais entre as duas posições, de empregador e empregado, ou seja, caso o patenteável seja de dois empregados, estes dividirão 50% da patente, enquanto o empregador manterá seus 50%.

            No caso de patente em comum nestes termos, será garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração, sendo assegurado ao(s) empregado(s) a justa remuneração, ou seja, aquele que lhe compete na divisão da patente em comum. (art. 91, §2º, lpi)

            “A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.” (art. 91, §3º, lpi) Caso haja cessão de direitos de algum titular, o novo titular poderá, em iguais condições, exercer seu direito de preferência. (art. 91, §4º, lpi)

            Importante frisar que estas disposições aplicam-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas, nos termos do artigo 92 da lpi.

             

3.  Dos Registráveis

 

            São passíveis de registro o desenho industrial e a marca.

            De acordo com o próprio site do INPI, com base no artigo 95 da lpi, “o registro de Desenho Industrial protege a configuração externa de um objeto tridimensional ou um padrão ornamental (bidimensional) que possa ser aplicado a uma superfície ou a um objeto. Ou seja, o registro protege a aparência que diferencia o produto dos demais. Não são protegidos pelo registro de desenho industrial: funcionalidades, vantagens práticas, materiais ou formas de fabricação, assim como também não se pode proteger cores ou a associação destas a um objeto.”

            Seus requisitos são:

            Novidade: O desenho industrial é considerado novo quando ainda não é compreendido pelo estado de técnica. (Art. 96 da lpi)

            Originalidade: Mais do que novo, é necessário que seja original, no sentido de diferenciar-se de maneira não vulgar dos desenhos já conhecidos. (Art. 97 da lpi)

            Não impedimento: Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. (Art. 98 da lpi)

 

            O prazo do registro de desenho industrial é de 10 anos, podendo ser prorrogado por até três períodos sucessivos de cinco anos cada um. (Artigo 108 da LPI) Nos termos do §1º do artigo 108, o pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição”. Nos termos do §2º do mesmo artigo, “se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.”

            A marca é um sinal distintivo visualmente que diferencia um produto ou serviço, nos termos do artigo 122 da lpi. O pedido de registro de marca pode ser pedido por pessoa física ou jurídica. (Artigo 128 da lpi)

            É requisito para o registro de marca a novidade relativa: A marca deve ser nova, mas não necessariamente em todos os ramos de atividade. Assim, podem haver duas marcas iguais para dois produtos ou serviços de ramos diferentes.

            Há, ainda, uma lista de impedimentos, do que não pode ser registrado como marca, nos incisos do artigo 124 da lpi. A título de exemplo, não podem ser registrados como marca letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva, sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir e indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica.

           

            Existem três espécies de marca, de acordo com os incisos do artigo 123 da lpi:

            Marca de Produto ou Serviço: É aquela que distingue produtos e serviços de outros semelhantes.

            Marca de Certificação: É aquela que atesta a qualidade de um produto ou serviço tendo como gabarito determinadas normas ou especificações técnicas.

            Marca Coletiva: Aquela utilizada para a identificação de produtos e serviços de membros de determinada entidade.

           

            Ainda, temos a previsão de dois tipos especiais de marca:

            A marca de alto renome é registrada pelo INPI e reconhecida por todo o território nacional, sendo assim, é protegida em todos os ramos, não podendo, assim, ser utilizada por mais ninguém. (Artigo 125 da lpi) Note, se dá o registro de marca de alto renome em situações de marcas tão grandes que sua utilização em outros ramos seria suficiente para confusão. Veja, por mais que saibamos que a Coca-Cola é uma marca de refrigerantes, estamos cansados de ver ações promocionais em que a empresa fabrica ursinhos de pelúcia ou outros produtos como método de marketing. Logo, seria extremamente perigoso permitir que algum empresário utilizasse a marca Coca-Cola para desenvolver qualquer tipo de atividade, tendo em vista que empresários e consumidores poderiam ser levados a crer que trata-se efetivamente da Coca-Cola.

            A marca notoriamente conhecida, ou marca notória, tem proteção em todo o território nacional mesmo que não registrada no INPI, mas a sua proteção se dá apenas no seu próprio ramo de atividade. (Artigo 126 da lpi) Note-se, então, que, diferentemente da marca de alto renome, não é necessário o registro da marca para que ela tenha a sua proteção, pois ela decorre do simples fato de a marca ser suficientemente reconhecida pelo público. A marca do lanche Big Mac, por exemplo, poderia ser considerada notoriamente conhecida, tendo em vista que em todo o mundo o lanche é conhecido como o carro chefe da franquia McDonalds. Logo, mesmo que não haja registro, nenhum outro restaurante de fast food poderá utilizar a marca para seu lanche, já que trata-se do mesmo ramo de atividade. Contudo, note-se, como não houve pedido de registro de marca de alto renome, mas apenas um reconhecimento “automático” de marca notória, nada impede que um empresário que vende peças de computador nomeie sua peça como Big Mac.

            O prazo do registro da marca é de 10 anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos sem limite.(art. 133, lpi) O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. (§1º) Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. (§2º)


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Advogados Autores:

Leandro Lima OAB 425324/SP

Marcel Sanches OAB 404158/SP





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